浅议捐献原则对专利侵权判定的影响

捐献原则是指在专利侵权判定中,如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案,但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围,则该实施方案被视为捐献给了公众。专利权人不得再将其纳入权利要求的保护范围当中。
作者:王慧娟
2019-04-10 15:19:24

       捐献原则是指在专利侵权判定中,如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案,但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围,则该实施方案被视为捐献给了公众。专利权人不得再将其纳入权利要求的保护范围当中。


一、专利侵权认定中捐献原则的具体规定


        2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第五条对捐献原则进行了规定:对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。

       捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制,是为了防止专利申请人在申请时有时为了容易获得授权,权利要求采用比较下位的概念,而说明书及附图又对其进行扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征,从而不适当地扩大了专利权的保护范围。捐献规则的适用有利于维护权利要求书的公示性,平衡专利权人与社会公众的利益关系。


二、专利侵权认定中关于捐献原则的典型案例


       1、最高人民法院(2013)民提字第225号民事案件:陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司(以下简称乐雪儿公司)关于专利号为“ZL201110028289.4”、名称为“布塑热水袋的加工方法”的发明专利侵权纠纷。

        该案件的争议焦点在于:被诉侵权方法与涉案专利权利要求1的第10、11步的顺序相反,并且这种步骤顺序的改变产生了不同的技术效果;涉案专利在说明书中记载了将第10、11步互换的步骤顺序,但是却没有在权利要求中进行保护;这种情况可否适用等同原则。

        对此,最高院认为,涉案专利在说明书第3页中虽明确记载了第10、11步的步骤可以调换,而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中,因而根据捐献原则,调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围;因而认定乐雪儿公司伸长被诉侵权产品的方法没有侵犯涉案专利权。

        2、江苏高院(2013)苏知民终字第0209号民事案件:江苏优凝舒布洛克建材有限公司与常州市航务工程有限公司关于专利号为“ZL200510117473.0”、名称“一种建造挡土墙的方法及该方法所使用挡土块”的发明专利侵权纠纷。

        该案件的争议焦点在于:涉案发明专利的说明书记载了三种卡固结构,第一种卡固结构为设置于所述挡土块前端并突出所述挡土块上表面的前凸缘;第二种卡固结构为设置于所述挡土块后端并突出所述挡土块下表面的后凸缘;第三种卡固结构为多数挡土块上表面设置的凸起及其下表面设置的凹槽,同一挡土块上的凸起和凹槽大小匹配并且在所述挡土块前后及左右方向上相互错位;而涉案专利的权利要求中仅保护了第一种与第三种卡固结构,并没有保护第二种卡固结构;被诉侵权挡土块的卡固结构与涉案发明专利说明书记载的第二种卡固结构相同;这种情况可否适用等同原则。

        对此,法院适用捐献原则,认定被诉侵权方案未落入涉案专利权的保护范围。


三、捐献原则对专利申请文件撰写的启示


        在专利申请实务中,专利申请人有时为了容易获得授权,权利要求采用比较下位的概念,而说明书及附图又对其扩张解释,给出了可以替代的不同实施例。在专利侵权诉讼中企图通过等同原则主张说明书所扩张的部分属于等同特征,从而试图扩大专利权的保护范围。然而捐献原则的适用,已经明确排除了这种操作的可能性。

       那么在专利申请阶段,到底是要撰写多种实施例还是仅提供权利要求明确记载的实施例,对此,笔者认为,在专利申请文件的撰写过程中,我们仍应尽可能地提供多种实施例,但是权利要求应当针对这些实施例进行适当地上位概括,获得一个合适的保护范围;若由于单一性的问题,不适合进行上位概括时,应妥善地进行分案申请。

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