大白兔冰淇淋是否构成商标侵权?

近日,一则“大白兔冰淇淋在美国卖疯”的新闻登上了微博热搜,新闻报道中称美国一家冰淇淋店使用大白兔奶糖作为原料,生产一款大白兔奶糖口味的冰淇淋,而这款产品受到了消费者的热烈追捧,顾客不惜花很长时间排队,使这款商品卖到断货。
作者:岳梦岩
2019-04-10 14:53:26

       近日,一则“大白兔冰淇淋在美国卖疯”的新闻登上了微博热搜,新闻报道中称美国一家冰淇淋店使用大白兔奶糖作为原料,生产一款大白兔奶糖口味的冰淇淋,而这款产品受到了消费者的热烈追捧,顾客不惜花很长时间排队,使这款商品卖到断货。

        这款产品之所以受到这么大的欢迎,一方面是因为加入了大白兔奶糖的冰淇淋,在口味上非常独特,非常美味;另一方面从媒体以及网友的评论中也能看到,“大白兔”作为中国著名品牌的代表,有着极高的知名度和号召力,网友们纷纷为了寻找“童年记忆”而成为大白兔冰淇淋的粉丝。然而,“大白兔”商标的所有权人上海冠生园食品有限公司却在采访中回应,称其与这家冰淇淋商店之间并没有任何授权关系或合作关系。那么,借助了“大白兔”的品牌效应而热卖的大白兔冰淇淋是否有“搭便车”之嫌呢?

       要解决这个问题,首先要确认冠生园公司是否已经在美国注册了相关的商标,因为商标保护具有地域性限制,权利人如欲在一个国家或地区受到商标保护,首先需要按照该国家或地区的规定进行商标注册,从而获得商标专用权。笔者通过在美国专利及商标局官网查询得知,冠生园公司早在1992年便已经在美国注册了“WHITE RABBIT”商标(注册号:1733373),该商标由 “大白兔”字符、“WHITE RABBIT”字符及图构成(图形类似于大白兔奶糖包装纸上所使用的兔子图),涉及商品包括零食、糖果、巧克力等。该商标经过两次续展,目前仍在有效期内。

       由此可见,冠生园公司在美国已注册了相关商标,享有相应的商标专用权。根据美国商标法《兰汉姆法案》的规定:未经注册人同意,而复制、伪造、仿冒或欺骗性仿制一注册商标,并将复制、伪造、仿冒或欺骗性仿制的商标在商业中应用于商品或服务的销售、许诺销售、分销或推广所使用或相关的标签、标识、印刷品、包装、包装纸、容器或广告上,可能引起混淆,误认或者欺骗的,应承担相应的侵权责任。

       在这个案例中,冰淇淋商店对于“大白兔”以及相关图形的使用显然属于为商业的目的,使用他人的注册商标用于商品的销售。大白兔冰淇淋在其外包装上,使用大白兔奶糖的包装纸(或是与大白兔奶糖包装纸极其类似的图案)包裹在蛋筒外层,属于将他人的注册商标用于包装、容器上。笔者认为,冰淇淋商店所经营的商品与“WHITE RABBIT”所注册的商品同属食品行业,具有高度的相关性。在此前提下,冰淇淋商店的上述使用方式足以使一般的消费者误认为其与“WHITE RABBIT”商标的权利人冠生园公司之间存在某种合作或授权关系,从而导致消费者对商品的来源产生误认,因此其行为构成商标侵权。

      也许是受到了类似的质疑,根据媒体的报道,该冰淇淋商店在销售了一段时间的大白兔冰淇淋后,对产品的包装做了更改,没有再继续使用包裹了大白兔奶糖包装纸的蛋筒作为容器,在这款冰淇淋的产品标牌上,描述为“使用中国大白兔奶糖制作的(MADE WITH CHINESE WHITE RABBIT MIKL CANDY)”冰淇淋。那么,在冰淇淋商店做出这些改动之后,其销售的行为是否还侵权冠生园公司的商标权呢?

       根据《兰汉姆法案》的规定,可用于作为对抗商标专用权的抗辩理由中包括一条:被指控为侵权的名称、术语或图形的使用,并非是作为商标的使用,而是对当事人自己商业的个人名称的使用,或者对当事人共同利益人的个人名称的使用,或者对具有描述性且公正善意地描述了当事人的商品或服务或其产源的术语或图形的使用。笔者认为,冰淇淋商店后续的行为正是属于本条中所规定的“公正善意地描述当事人的商品”,因而不再构成侵权。

       与冰淇淋商店的使用方式类似,国内许多大大小小的奶茶店在会在其商品中使用第三方的品牌及标识,例如 “奥利奥奶茶”、“养乐多绿茶”等,而“奥利奥”、“养乐多”均为国内的注册商标,核准使用的商品类别均包括“茶”,假设奶茶店并未获得品牌方的授权,这种对“奥利奥”、“养乐多”的使用是否构成商标侵权呢?

       我国《商标法》虽未像美国商标法一样明确规定“公正善意地描述当事人的商品”作为合理使用的事项,但是我国《商标法》第四十八条规定:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为”。可见“用于识别商品来源”是商标使用行为可以构成法律意义上的“商标性使用”的构成要件。

       所以,笔者认为,要回答奶茶店是否侵权这个问题,要基于商标的本质来考虑。商标的意义在于区分商品或服务的来源,奶茶店使用“奥利奥”、“养乐多”,如果只是单纯为了描述其商品中使用了这样一种原材料,而非有意引导消费者误认商品来源,且其描述是与客观事实相符的,那么这样的使用其实不应作为商标性使用。并且,结合使用的实际情况而言,国内奶茶店一般是在产品列表中将“奥利奥”、“养乐多”列于产品名称中,但不会突出显示,而是会在店铺中突出展示自己的店招,如1点点等,上述使用方式对一般公众而言,不会产生混淆和误认的效果。因此,笔者认为这样的行为并不构成商标侵权。

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